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专利老兵败走麦城之秀才遇到兵 —兼谈专利转让中各方注意事项

到目前为止,我30多年的职业生涯还算成功,早期在事务所做专利服务期间,作为专利代理人帮助很多发明人出谋划策完善技术方案并获得专利权,在专利纠纷代理中秉持受人之托忠人之事的理念,为我的当事人争取了更多的合法权益,特别是通过代理大量的专利无效、专利侵权纠纷等高端业务在业内小有名气;后来机构改革进入知识产权局负责专利行政执法工作后,主导处理了宝鸡市绝大部分专利纠纷案件,并办出了一些在业界颇有影响的典型案件;负责宝鸡市知识产权工作后,宝鸡市知识产权工作在省内也一直走在前列。更值得骄傲的是两次承担上级部门知识产权战略软课题研究并通过验收,在期刊和媒体上发表过大量理论研究和案例剖析的文章,也算过过学者瘾。

但常言说的好,常在河边走,哪能不湿鞋,从今天就自曝家丑,给大家讲讲专利老兵败走麦城那几件事。今天分享给大家的是第一篇:

秀才遇到兵

九十年代中期,到处都在兴办乡镇企业,需要一些实用新技术。我当时代理了一件《胶体蓄电池》的发明专利申请,由于我是化学专业毕业,而且后来毕业论文研究方向也是物理化学,所以对这个发明技术方案有比较深入理解,专利申请后我就联系了我市一家想兴办企业的乡镇,在我的极力推荐和斡旋下很快签署了技术许可使用合同。发明人也很卖力,住到乡下帮助筹建企业,也很快做出了一些样品,试用效果和检验结果也达到了合同约定。记得在国庆节前,因为我市要举办一个区域性大型商品交流会,企业领导认为应该抓住机会生产一批产品在会议上展销以便签订合同,所以紧急从上海订购了主要原料硅酸钠,但是由于厂家疏忽,发错了标号,该标号原料中金属离子含量较高,会导致蓄电池自放电严重而蓄电能力下降。许可方发明人发现后联系厂家答应换货,但企业领导着急拿产品去展销,并且认为都是硅酸钠能有啥区别,就用这批原料生产了蓄电池,结果可想而知,导致客户退货企业蒙受损失。后来企业领导来找我要求许可方退还许可费,还说我合谋骗他们,我答复技术不符合约定或达不到标准,可以退钱,要按照协议打官司。但人家就是不去走法律途径,到处找人给我压力。这事算我运气好,他找到当地一家大型蓄电池企业技术人员本来想验证该技术有问题,结果找到了我的同学,验证不是技术问题是原料问题,好言相劝总算平息了下去。这件事让我很后怕,虽然我在这件事里没有过错,但遇到不按照规矩出牌的人,正是让我有秀才遇到兵的感觉。

我在上一篇“说民科”的文章中提及的那个中学生的“彩色磁性书写板”专利转让的事情中,尽管是实施失败了,投资人也投进了大量人力物力,但后来广东受让企业老板还亲自将那个中学生送回来,并且到我办公室来告知,我当时给办理退还技术转让费时直言不好意思,很抱歉,但人家却说没关系,是他们看了样品签的合同,设备达不到实施要求谁也想不到。还说希望以后给他们介绍更多的专利信息。

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前边所遇到的乡镇企业家,是政府投资兴办,企业领导不习惯按照市场规则办事,遇到事不按照规则和法律去办,后来发明人也很失望就离开了,没有技术人员,企业还没有正式投产就停产了。后边那个广东私人老板,讲规矩,按照合同约定办事,连我一句埋怨的话都没有,还亲自送那个中学生回来,我将两件事对比时常常思量,如果中学生那个事情落在当地乡镇企业身上,我估计中学生连家都回不来了(别怪我把乡党想那么坏)!据我所知,广东那个老板现在做锁具规模很大。其实,依我看,这两件事情中所涉及的的两个企业从一开始就注定了完全不同的结局,专业的事情需要专业的人按照专业的规则去处理,否则只有死路一条。

那么,在专利技术转让过程中,专利权人(转让或许可方)、受让方和中介方各方除了必须遵循诚实信用和公平原则外,还需要注意哪些问题呢?

一、专利权人(转让方或许可方)

1、确保专利有效性和技术真实性。只有真实有效的专利才受法律保护,才能有助于受让人获取高额垄断利润,否则受让人不会支付高额许可使用费或转让费。

2、避免盲目扩大宣传专利技术价值和前景,误导受让人。盲目扩大宣传会让专利权人在验收阶段处于被动,有可能导致验收达不到所宣传的效果无法通过验收而拿不到转让费。

3、避免高额索价,以专利技术能得到实施为第一追求。专利许可的目的,除了得到许可费肯定自己专利外,更重要的是对社会、对生活的贡献。一项专利实现产业化才是造福于社会和人类的最高标准。在某种程度上适当退让和降低要求,有助于尽快实施专利,这对于专利是许可(特别是第一次许可)而非转让的情况特别重要,有了一次成功许可,有助于后续多次许可的成功。

二、受让方(被许可方)

1、专利法律状态。这个包括专利是否有效(失效专利不需要支付转让费)、可保护期限长短(可保护期限短可支付越少费用)、保护区域(国外专利在中国不受保护,可作为不支付或少支付转让费的条件)、许可方是否专利权人或合法许可人(如果许可方不是合法权利人则不能作为签约人)。

2、专利是原创基础专利还是改进型从属专利。这一点很重要,但往往会被疏忽,若不是原创基础专利而是改进型从属专利,不仅需要从谈判价格上压价,还需要指出法律风险约定风险承担方式;或需要与原创专利权利人再达成许可协议再实施专利。

3、了解技术和市场风险。作为受让方,不能仅仅听专利权人一方或中介方一面之词,需要自己分析专利实施的技术风险(是否可以实施成功)和市场风险(专利产品市场如何)。

三、中介方(运营机构)

作为中介方,现在时髦叫法是知识产权运营,我想最基本的操守是实事求是,为双方考虑,以专利实施造福社会为第一追求。我觉得除此之外还需要一些基本素质,一是对专利技术有足够的了解,才能给受让方说清楚;二是需要较好的法律素养,居间中介毕竟只有双方签约才可以拿到佣金,不懂法律,怎么能确保合同的公平公正和减少纠纷呢?

四、专利转让(专利许可)合同的一般条款

专利转让合同一般应具备以下条款(来源于国家知识产权局制式合同,合同各方可以自愿修改或改变):

1、项目名称。项目名称应载明某项发明、实用新型或外观设计专利权转让合同。

2、发明创造的名称和内容。应当用简洁明了的专业术语,准确、概括地表达发明创造的名称,所属的专业技术领域,现有技术的状况和本发明创造的实质性特征。

3、专利申请日、专利号、申请号和专利权的有效期限。

4、专利实施和实施许可情况。有些专利转让合同是在转让方或与第三方订立了专利实施许可合同之后订立的,这种情况应载明转让方是否继续实施或已订立的专利,实施许可合同的权利义务如何转移等。

5、技术情报资料清单。至少应包括发明说明书、附图以及技术领域一般专业技术人员能够实施发明创造所必须的其他技术资料。

6、价款及支付方式。

7、违约金或损失赔偿额的计算方法。

8、争议的解决办法。当事人愿意在发生争议时,将其提交双方信任的仲裁机构仲裁的应在合同中明确仲裁机构。明确所共同接受的技术合同仲裁,该条款具有排除司法管辖的效力。

五、专利权转让备案手续

最后重要的一点是,专利权转让应当向国家知识产权局办理备案手续才可以生效,需要提交如下文件办理备案:

1、专利转让协议(原件,双方签字盖章,写明专利号,申请日,发明创造名称)2、著录项目变更申报书(按要求填好表格,并由转让方或受让方签字作为申报人,也可委托代理机构办理)3、在提交1、2两项1个月内向国家知识产权局缴纳相应款项,作为著录项目变更费,要写明申请号。

最后,给专利权人和受让方的建议是让专业的人做专业的事,在专利实施合同中一定要请懂技术、精通法律的知识产权专业人士参与,否则可能会花钱买罪受。

明天推出专利老兵败走麦城之恨我没有三头六臂,分享专利防骗秘籍,敬请期待。

骗子有三十六计,我想有三头六臂

原文始发于微信公众号(专利课堂):专利老兵败走麦城之秀才遇到兵 —兼谈专利转让中各方注意事项

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