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审查意见答复系列文章(27)—审查规程之驳回

一.导论

审查规程对于很多代理人来说是陌生的,很多代理人还不知道有这么一个文件存在。实际上,相比较审查指南,审查规程更应该是我们深度研习的文件。下面我们从审查指南和规程的关系角度进行阐述,让大家对于规程有更为清晰的认识,也会更加重视规程的学习和使用。

1、审查指南的作用

审查指南是建立一个代理人和审查员之间的沟通渠道,让大家在一个“套路”下工作。其更典型的作用是:给代理人划界,指导代理人的行为方式,并给与一个法律性的框架,让我们只能在这个“框架”下活动。或者说,最好,期望必须在这个框架下活动。

特点:对外

2、审查规程的作用

审查规程是审查员的内部规定,是审查员在审查实践中总结的便于:高效、高质审查案子的案头指导书。其主要是帮助审查员对付代理人。

特点:对内。

3、关系

从代理人的角度来说,一方面要正确认识两者的关系:

(1)要正确适用审查指南

以背景技术为例:

发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术,并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。

对于代理人来说,理解有用,审查、检索就没用了。尤其是,现在的授权为指导的撰写模式下。

(2)知己知彼,百战不殆

前面讲过,指南是给代理人划道道,规程是审查员的实践总结。如果你要和审查员PK,那么,你该怎么干?

一方面,要按照道道走,另一方面,要知道对方怎么“出招”,然后你要有“拆招”的本事,这样才能赢,不然,只能输。

所以,为了更清楚的阐述审查规程的内容,我们下面采用如下体例进行阐述:先阐述审查指南的规定,后阐述审查规程的规定,期望大家结合、比对着进行分析。

二.审查指南的规定

1、实质审查程序中的基本原则 

(1)请求原则  

专利法及其实施细则另有规定外,实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。审查员只能根据申请人依法正式呈请审查(包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时) 的申请文件进行审查。  

(2)听证原则  

在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会,即审查员作出驳回决定时,驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。  

(3)程序节约原则  

在对发明专利申请进行实质审查时,审查员应当尽可能地缩短审查过程。换言之,审查员要设法尽早地结案。因此,除非确认申请根本没有被授权的前景,审查员应当在第一次审查意见通知书中,将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人,要求其在指定期限内对所有问题给予答复,尽量地减少与申请人通信的次数,以节约程序。  

但是,审查员应当注意,不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。


三.审查规程的规定

1、驳回时机的规定

审查指南第二部分第八章6.1.1“驳回申请的条件”中规定:“驳回决定一般应在第二次审查意见通知书之后才能做出。”对此规定应当理解为并非对驳回前审查意见通知书次数的严格限制,而是要求审查员在作出驳回决定时,基于驳回的事实、证据和理由应当给予过申请人至少一次陈述意见和或修改申请文件的机会;对于证据和理由未变,事实虽然改变,但属于同类缺陷的,应当给予申请人再一次陈述意见和或修改申请文件的机会。

没有具体事实、证据和理由的笼统的审查意见,如“即使申请人对权利要求进行重新组合和或根据说明书记载的内容作出进一步的限定,本申请也不具备被授予专利权的前景”,不能作为符合听证原则的依据。

 2、一通后可以驳回的情形

(1)申请人在一通指定的期限内未提出有说服力的意见陈述和或证据,也未对申请文件进行实质性修改。审查员在一通中已将驳回所针对的所有事实、证据和理由告知申请人,且申请人在答复时未作修改或者修改后的内容实质上已在 一通中做过评述,此种情况下,可以在一通之后驳回。

具体情况:

n 申请人仅陈述意见,未对文本进行修改,或者修改仅是改正了错别字或更换了表达方式而技术方案没有实质上的改变,已告知过的缺陷仍未克服;

n 申请人将审查员评述过的从属权利要求上升为独立权利要求,该独立权利要求仍无授权前景,理由和证据相同且已告知过申请人。

n 对于申请人将并列从属权利要求合并为独立权利要求的情形,如果审查员事实上已在一通中将这种合并后的情形做过评述,且合并后的独立权利要求仍无授权前景,理由和证据相同且已告知过申请人。

(2)分案申请中存在与原申请相同的实质性缺陷(这些缺陷可以是申请人在申请日提出的原申请文件中就存在的缺陷,也可以是经申请人修改后出现的缺陷。)审查员就此分案申请发出 一通,一通中使用与原申请审查意见通知书中相同的事实、理由和证据指出分案申请存在的缺陷,但申请人未作实质性修改,此时审查员可以针对该分案申请作出驳回决定。

(3) 一通评述全部权利要求的实质性缺陷后,还在通知书中针对申请人并未请求保护的、审查员假定的技术方案进行了评述(例如,说明书的某技术方案不具备创造性),申请人在答复一通时将审查员在一通中评述过的假定技术方案修改为权利要求请求保护的技术方案。如果审查员已经在一通中就该假定的技术方案不符合专利法或实施细则有关规定的具体事实、理由和证据明确告知过申请人,且申请人在指定期限内的答复也没有提出有说服力的意见陈述或证据,此时审查员可以做出驳回决定。

(4)一通评述权利要求的创造性时审查员认定某技术特征属于公知常识,申请人未修改权利要求,陈述意见时仅对该技术特征属于公知常识提出质疑。在发明不具备授权前景时,如果无需举证即能够证明该技术特征属于公知常识时,审查员可以直接作出驳回决定。

这点特别关键,给审查员公知常识的驳回机会,所以,辩驳公知常识要慎重。

 3、一通不能驳回的情形

(1)一通只评述了部分权利要求,申请人修改后将没有评述过的从属权利要求上升为独立权利要求;

(2)一通中虽评述了所有权要,但修改后申请人将说明书的内容补入权利要求中;

(3)申请人对审查员认定的公知常识提出质疑,且审查员需要举证才能证明评述的技术内容属于公知常识时,即使发明不具备授权前景,审查员也不应直接作出驳回决定,而应再次发出审查意见通知书。【需要公知常识的阐述技巧】

 4、已告知过的实质性缺陷仍然存在的情形

申请人按照审查意见通知书修改后的申请文件中出现新的实质性缺陷,而已告知过的实质性缺陷仍然存在,在已告知过的实质性缺陷与新出现的实质性缺陷无关的情况下,可以做出驳回决定。

例如,修改后的申请文件和或说明书出现了修改超范围的问题时,此时:

如果修改内容在克服审查意见通知书中已指出缺陷的同时,产生了修改超范围的缺陷,即修改超范围的缺陷与审查意见通知书中已指出的缺陷有关,则审查员应当再次发出审查意见通知书,告知申请人修改超范围的缺陷。

如果修改超范围的缺陷与驳回理由所针对的缺陷无关,则审查员可以根据审查意见通知书中已经告知过的申请人的事实、理由和证据驳回申请。

5、有关驳回时机的具体示例

(1)简单叠加权利要求书包括独立权利要求1以及并列从属权利要求2和3.一通评述权利要求1-3相对于对比文件1不具备创造性,申请人答复时修改权利要求书,删除权利要求1,将并列从属权利要求2和3合并为新权利要求1.

分析:

如果修改后的新权利要求是在审查意见通知书中评述过的权利要求的技术方案的简单叠加,不必引入新的对比文件事实,即相对于对比文件1,修改后的权利要求1仍然不具备创造性,则不需要再次听证,审查员可以以申请相对于对比文件1不具备创造性为由而直接驳回该申请。

(2) 审查员在通知书中指出说明书不符合专利法26.3规定,申请人答复时仅针对权要进行了修改,但该修改超范围,此时,针对修改后的权要中请求保护的技术方案而言,原先存在的说明书公开不充分的缺陷仍然存在,审查员直接以说明书公开不充分为理由作出了驳回决定。【前面的两个缺陷相对应】

分析:

如果申请人仅修改了权要而没有修改说明书,即使权要存在修改超范围的缺陷,但由于该修改超范围的缺陷与通知书中指出的说明书公开不充分的缺陷无关,说明书公开不充分的事实没有因对权要的修改而改变,此时,审查员以公开不充分为理由作出驳回决定,即驳回所依据的事实、证据和理由并未发生改变,符合听证原则。【有一个不成,也就不成了】

如果申请人修改了说明书,克服了说明书公开不充分的缺陷,但出现了说明书修改超范围的缺陷,则审查员应当再次发出审查意见通知书,提出说明书修改超范围的审查意见。

(3)审查员在一通中基于两项事实认为申请公开不充分:1.说明书中只给出请求保护的化合物的化学结构通式,但未给出任何一种制备方法;2.未提供所述化合物的有关实验数据,以证实这类化合物具有所述的药理活性。在驳回决定中,审查员基于三项事实认为申请公开不充分:增加3没有提供任何具体化合物的结构确认数据。即上述3未在一通中评述。

分析:

审查员在作出驳回决定之前,应当将驳回所依据的事实、理由和证据告知申请人。审查员在一通中基于两项事实认为说明书公开不充分,在驳回决定中增加了新的事实,即3。显然认定说明书公开不充分的事实发生了变化,而该变化了的事实在驳回之前申请人尚未得知,导致申请人失去了针对该事实陈述意见的机会,因此审查员在此情况下做出驳回决定不符合听证原则,应当给申请人再一次陈述意见和或修改申请文件的机会。

(4) 审查员一通中指出权要1存在不清楚的缺陷,申请人为克服该缺陷修改了权1中的某成分含量,审查员在二通中指出该含量的修改超范围,申请人为克服该修改超范围的缺陷再次修改了权1,恢复了原含量,但增加了一个原申请文件中没有记载的方法限定的技术特征,审查员以修改文本仍然存在修改超范围的缺陷为由驳回了该申请。【原问题还存在,以告知,可驳回】

分析:

申请人通过改变成分的含量来克服一通中指出的权要1不清楚的缺陷,审查员在二通告知申请人改变含量的修改超范围,这是对修改超范围缺陷的第一次听证,此后申请人在答复二通时克服了含量修改超范围的缺陷,但同时又引入了原申请文件没有记载的方法限定的技术特征,如果此时驳回的话,驳回理由没有改变,但驳回所针对的事实发生了变化。这种情况正是审查指南中规定的“同类缺陷”,根据审查指南,同类缺陷应当给予二次听证。

但是,申请人在答复二通时恢复了原成分含量,如果技术特征确实存在不清楚的缺陷,虽然答复二通时增加了一个方法限定的特征,但权要1不清楚的缺陷并未克服,此时,审查员可以以权1不清楚予以驳回,并在其他说明部分补充说明,以供后续流程使用。

(5)审查员在审查意见通知书中指出权1中存在三处修改超范围的内容,申请人在答复时仅克服了该权要中的两处修改超范围的缺陷,即有一处修改超范围没有克服,此时审查员直接作出了驳回决定。

分析:

上述驳回符合听证原则,但是,如果该申请具有授权前景,审查员可以再给申请人一次修改或者陈述意见的机会。【人性化考虑】


原文始发于微信公众号(专利课堂):审查意见答复系列文章(27)—审查规程之驳回

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